Para aprimorar o processo de concessão de patentes no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) tem feito uma série de medidas de incremento na área de PI, com novas iniciativas. Entre os objetivos dessas ações estão reduzir o número de pedidos de patentes pendentes e acelerar o trâmite de pedidos de patentes, além de decisões recentes que repercutem em diversos processos relacionados a patentes.
Patentes: atualizações sobre o Plano de Combate ao Backlog do INPI
Impulsionado pela necessidade urgente de melhorias no prazo para analisar e decidir sobre a patenteabilidade dos cerca de 30.000 pedidos de patente depositados anualmente no Brasil, o INPI implementou, em agosto de 2019, um projeto para reduzir o estoque de pedidos de patente acumulados (conhecido como backlog). O objetivo era reduzir o número de pedidos de patente pendentes em 80%, sendo que a meta proposta foi atingida em março de 2022, cerca de sete meses após a estimativa de dois anos.
Ao utilizar o exame técnico já realizado por escritórios de patentes estrangeiros, os Examinadores brasileiros economizaram tempo razoável para realizar a análise de mérito dos pedidos de patente, permitindo, assim, uma redução significativa e eficiente no número de pedidos pendentes, mantendo, porém, a possibilidade de uma decisão independente no Brasil apesar da emitida no exterior. Essa nova modalidade de exigência, denominada exigência preliminar, trouxe agilidade ao processamento administrativo, além de ser eficiente na eliminação de pedidos nos quais os requerentes não
possuíam mais interesse.
Segundo dados disponíveis no site do INPI, dentre os 149.912 pedidos de patente pendentes de exame técnico em 1º de agosto de 2019 (data de início do projeto de combate ao backlog), um total de 137.788 pedidos foram examinados em 3,5 anos, reduzindo o atraso em aproximadamente 92%. Além disso, dentre os 12.565 pedidos de patente ainda pendentes, 11.089 já estão em análise.
Um número relevante de pedidos de patente foi definitivamente arquivado, o que confirma a eficiência da adoção de exigências preliminares como forma de reduzir o backlog. Caso contrário, os Examinadores brasileiros teriam gastado um tempo considerável realizando buscas no estado da técnica e emitindo um primeiro parecer técnico para cerca de 62.000 pedidos que seriam posteriormente abandonados.
No entanto, apesar do excelente resultado obtido pelo INPI até o momento, algumas áreas tecnológicas ainda apresentam um atraso significativo no exame dos pedidos de patente. Atualmente, as áreas mais afetadas pela demora na concessão de patentes no Brasil são química, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Somente a química, que inclui pedidos de patente nas áreas farmacêutica e de biotecnologia, responde por cerca de 46% do backlog. Algumas razões podem ser apontadas para justificar este cenário, como a complexidade e a extensão dos pedidos de patente relacionados à biotecnologia, à farmácia, à eletrônica e a telecomunicações, bem como a escassez de Examinadores nas referidas áreas técnicas.
Portanto, diante do cenário atual, houve uma evolução drástica em termos de eficiência, engajamento e modernização do INPI, visando alcançar os altos níveis de excelência observados em escritórios estrangeiros, cujos sistemas de patente são considerados referência em qualidade e agilidade no exame de pedidos. Por outro lado, várias deficiências precisam ser sanadas com urgência, como, por exemplo, no que diz respeito à harmonização de prazos entre as diferentes divisões técnicas. Para alcançar esse equilíbrio, os esforços financeiros precisariam ser concentrados na solução dos problemas específicos de cada divisão, já que as matérias examinadas diferem em complexidade e escopo.
Uma solução que parece eficaz no curto prazo seria fornecer autonomia financeira ao INPI, já que é uma autarquia superavitária que usufrui pouquíssimo da receita arrecadada. A esse respeito, vale ressaltar que já tramita ação civil pública proposta pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), requerendo que a autarquia possa administrar sua receita de maneira independente. A decisão proferida pela juíza Caroline Tauk previa um prazo de 90 dias para que o INPI apresentasse um relatório apontando suas necessidades estruturais e orçamentárias, bem como um plano de atividades para atendimento das necessidades elencadas. Espera-se que o resultado dessa ação seja positivo para o INPI e, consequentemente, para todo o ecossistema de inovação brasileiro, estimulando um ambiente inovador compatível com países de alto nível de desenvolvimento tecnológico.
Programa de Trâmite Prioritário de Pedidos de Patentes do INPI
Juntamente com o plano do INPI para reduzir o backlog no exame de patentes, várias formas de acelerar o trâmite de pedidos foram estabelecidas no Brasil nos últimos anos, ampliando, assim, as possibilidades de obter uma patente concedida mais rapidamente no país. O INPI classificou os tipos de trâmite prioritário em quatro grupos principais, a saber:
(1) com base no depositante;
(2) com base na situação;
(3) com base na tecnologia;
(4) com base na cooperação.
O grupo (1) possibilita priorizar o exame de pedidos de patente em função da condição do depositante, a saber: micro e/ou pequenas empresas, startups, instituições científicas, tecnológicas e de inovação, bem como idosos, pessoas com deficiência física ou mental ou portadoras de doenças graves.
O grupo (2) compreende pedidos de patente que se encontram em situações consideradas urgentes ou estratégicas, tais como, por exemplo, invenções cujo objeto seja reproduzido por terceiros sem autorização, e pedidos de patente cuja concessão seja condição para obtenção de recursos financeiros, ou que incluam tecnologias disponíveis no mercado.
O grupo (3) abrange pedidos de patente que reivindicam proteção para tecnologias verdes, tecnologias relacionadas ao tratamento de Covid-19 e outras doenças específicas, tais como câncer, Aids e doenças negligenciadas.
Por fim, o grupo (4) refere-se principalmente a acordos bilaterais entre o INPI e países estrangeiros no âmbito do Patent Prosecution Highway (PPH), cujo principal objetivo é aproveitar o exame técnico realizado no país parceiro. Atualmente, o Brasil possui acordos de PPH com mais de 20 países/regiões, tais como alguns territórios reconhecidos mundialmente por um exame técnico de alta qualidade, como Estados Unidos, Japão e Europa.
Números disponíveis no site do INPI mostram que o uso de programas de trâmite prioritário no Brasil vem aumentando a cada ano. Nos últimos cinco anos, foram protocolados 6.217 pedidos de trâmite prioritário e 4.544 foram decididos pelo INPI, o que corresponde a 73% dos pedidos. O tempo médio entre o pedido e a decisão sobre o mérito da invenção é de 303 dias, ou seja, menos de um ano, o queé um prazo excelente se comparado à média de 6,7 anos considerando o exame regular.
Quando se trata de pedidos de trâmite prioritário apresentados em 2022, a forma mais popular de agilizar o processamento no Brasil é utilizando acordos de PPH com outros países. Quase 50% do total de pedidos é baseado em PPH e o tempo médio entre o pedido e a decisão sobre o mérito da invenção cai para 162 dias. O tempo reduzido para uma decisão final parece ser o principal motivo para os requerentes escolherem esse tipo de priorização como o mais preferido.
Casos de ajuste do prazo de patente (PTA), Câmaras especializadas em PI previstas para 2023 e SEP (standard essential patents)
Desde o julgamento da ADI nº 5.529, em que o Supremo Tribunal Federal aboliu o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, que garantia um prazo mínimo de dez anos e sete anos para as patentes de invenção e de modelos de utilidade, respectivamente, muitos titulares de patentes ingressaram em juízo no Brasil. Procuravam ajustar o prazo de validade de suas patentes (chamados processos "PTA"), alegando que o atraso injustificável do INPI teria causado um dano irreparável ao reduzir o prazo de validade e, portanto, tal dano deveria ser compensado e contrabalançado em juízo.
Em 16 de Novembro de 2022, o ministro Luiz Fux, nos autos da Reclamação Constitucional nº 56.378, ajuizada pela empresa _Bristol Myers Squibb Holdings Ireland_ contra o INPI, havia concedido liminar ordenando ao Tribunal Regional Federal da 1ª região em Brasília que reexaminasse o Agravo de Instrumento anteriormente desprovido com base na ADI nº 5.529. Segundo o ministro, a decisão proferida com base na ADI não teria proibido a prorrogação pontual do prazo da validade das patentes, mas apenas a prorrogação automática prevista no agora extinto parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial.
No entanto, logo em seguida, a decisão foi submetida ao Plenário, ocasião em que o ministro Dias Toffoli, relator da ADI nº 5.529, suspendeu o julgamento, em 18 de novembro de 2022, a fim de melhor analisar a questão. Retomado o julgamento, em 19 de dezembro de 2022, os ministros decidiram, por maioria, que a liminar anteriormente concedida pelo ministro Fux deveria ser revogada, prevalecendo, então, a decisão do ministro Dias Toffoli, que considerou que as alegações da BMS não eram compatíveis com o decidido na ADI nº 5.529, que revogou o parágrafo único do artigo 40 da LPI.
Segundo o Ministro Toffoli, o prazo de qualquer patente deve ser previsível, e a sua extensão deve ser analisada à luz de critérios objetivos estabelecidos por lei, sem condicioná-la apenas ao atraso do INPI no exame de um determinado pedido de patente. A decisão do Supremo Tribunal proferida no final de 2022 pode afetar, nos próximos meses, o resultado de vários outros processos de PTA pendentes, uma vez que ameaçará o deferimento da prorrogação judicial do prazo de validade das patentes, enquanto se aguarda uma análise caso a caso por parte dos tribunais federais.
Em outubro de 2022, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, em conjunto com os presidentes de cada Câmara Cível, definiu que, a partir de 23 de fevereiro de 2023, as câmaras cíveis do TJRJ começarão a trabalhar em duas frentes distintas: Direito Privado e Direito Público.
Das 28 câmaras cíveis existentes, 22 irão tratar de assuntos de Direito Privado e as seis restantes irão tratar de assuntos de Direito Público. Além disso, neste cenário, o Tribunal contará com duas novas câmaras que se especializarão exclusivamente em questões empresariais, incluindo a Propriedade Intelectual. A nova organização da 2ª instância do Tribunal do Rio de Janeiro alinha-se com a estrutura existente na instância inferior - que já conta com sete varas especializadas em questões relacionadas com a Propriedade Industrial, bem como recuperação judicial e falência.
Segundo o desembargador Henrique Figueira, "as mudanças vão proporcionar celeridade e qualidade dos julgamentos da matéria" -e, de fato, não poderia haver outra conclusão. Atualmente, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro examinam os mais distintos tipos de assuntos na mesma Câmara Cível, o que tem um impacto direto não só na celeridade do processo, mas também na qualidade das decisões que são proferidas em matérias que são muito especializadas.
O Tribunal do Estado do Rio de Janeiro não será o primeiro a ter ambas as instâncias especializadas em assuntos de Propriedade Industrial, uma vez que o Tribunal do Estado de São Paulo já conta com câmaras especializadas empresariais que têm competência para tal matéria.
As expectativas com a iminente implementação deste projeto, a partir do início de 2023, são ainda maiores para os que trabalham na área da Propriedade Intelectual, pois os advogados estão familiarizados com as vantagens de ter ambas as instâncias do Poder Judiciário especializadas neste assunto.
Desde uma maior previsibilidade e segurança jurídica até decisões mais rápidas, este novo quadro foi concebido para trazer muitos benefícios e vantagens, especialmente para os detentores de Propriedade Intelectual.
Assim como os anos anteriores, a salvaguarda na esfera judicial das standard essential patents - em português: patentes essenciais a um padrão tecnológico) segue em plena expansão no Brasil.
Diversas ações vêm sendo ajuizadas, principalmente no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, sendo que figuram como autores tanto NPEs (sigla em inglês para non-practing entities - em português: entidades não praticantes) como implementadores - que buscam o Poder Judiciário para obter liminares a fim de determinar que certas entidades cessem a comercialização de um produto que, alegadamente, infrinja uma patente específica autodeclarada como sendo essencial para um determinado padrão tecnológico.
Embora ainda não exista uma ampla jurisprudência consolidada no ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema, está em desenvolvimento uma tendência no Judiciário (pelo menos, tomando por base os precedentes disponíveis para consulta) que autoriza a concessão de liminares com diferentes tipos de alcance. Uma delas, considerada mais agressiva, determina a cessação de toda e qualquer exploração econômica do produto alegadamente infrator no país. Por outro lado, o segundo tipo de liminar, com efeitos condicionais, ordena ao Réu que deixe de explorar a tecnologia patenteada (e não expressamente o próprio produto), sob pena de multa diária que somente será executada retroativamente e apenas se, no futuro, a infração da patente for reconhecida através da prova técnica.
Tais liminares não são permanentes, mas proferidas em caráter provisório, podendo ser reanalisadas e/ou revogadas no decurso do processo principal: a maior parte delas ainda está sendo discutida nas instâncias superiores.
Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela primeira vez um caso de discussão relacionada às SEPs em sede de liminar. De acordo com o que foi divulgado nos meios de comunicação
(uma vez que os autos do processo são mantidos em segredo de Justiça), a 4ª Turma restabeleceu parcialmente os efeitos de uma liminar requerida pela Ericsson em face da Apple no Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e condenou a Apple a pagar USD 3,00 (três dólares) por unidade de aparelho vendido no Brasil, sob pena de ser impedida de comercializar os produtos supostamente infratores durante o decurso do processo principal.
Após tal decisão, no entanto, ambas as partes chegaram a um acordo global quanto ao das SEPs da Ericsson, pondo fim às disputas não só no Brasil, mas em todo o mundo. Embora o Judiciário brasileiro ainda não esteja tão familiarizado com a matéria, se comparado com os tribunais dos Estados Unidos e da Alemanha, o constante aumento dessas disputas no Judiciário do Rio de Janeiro, particularmente durante o ano de 2022, tem conduzido os juízes a uma melhor compreensão da matéria. Há ainda um longo caminho a percorrer, e a especialização das câmaras do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em assuntos empresariais, proposta para o início de 2023, dá esperança aos advogados e profissionais especializados em Propriedade Industrial.
Marcas de posição e Secondary Meaning
É sabido que, historicamente, o INPI tem se inclinado para uma posição mais conservadora, o que tem levado muitos proprietários de marcas a resolver questões ou buscar proteção na Justiça. No entanto, o sistema de marcas brasileiro vem passando por mudanças impactantes nos últimos anos, fruto de longas discussões, estudos e da necessidade de harmonizar nossas questões de marcas com outros países.
Um importante passo dado pelo INPI, no ano passado, foi a aceitação dos registros de Marcas de Posição, hoje a única marca não tradicional disponível para registro no país, além das Marcas Tridimensionais.
A tão esperada notícia foi confirmada pela publicação da Portaria nº 37/2021, em setembro de 2021, também formalizada pela Portaria nº 8/2022, que trata do recebimento e processamento de pedidos, petições e orientações de marcas. Antes disso, os requerentes depositavam Marcas Figurativas ou Tridimensionais como forma de tentar obter algum tipo de proteção
formal para suas Marcas de Posição. Pensando nisso, o INPI abriu a oportunidade para os requerentes solicitarem uma mudança de categoria na forma de apresentação das marcas, que viria a ser republicada no Diário Oficial.
Até recentemente, no entanto, os obstáculos técnicos envolvendo o depósito, a petição e o exame das Marcas de Posição ainda estavam sendo resolvidos pelo instituto. Um ano depois, em novembro de 2022, finalmente foi publicada a Portaria nº 71/2022, confirmando que todas as questões foram resolvidas e, como consequência:
1. a) agora, existem formulários de depósito específicos para a categoria Marca de Posição;
1. b) os pedidos para as Marcas de Posição estão seguindo o curso normal de publicação e
1. c) os examinadores podem prosseguir normalmente com os exames.
A expectativa é que, em 2023, o INPI comece a expedir exigências de mérito, aprovações e indeferimentos envolvendo pedidos de Marca de Posição, consolidando, em nosso sistema, esse sinal nada tradicional. Um tema constante de estudos e discussões por praticantes, examinadores e juristas também tem sido a distintividade adquirida de uma marca - Secondary Meaning - por não ser formalmente reconhecida
pelo INPI.
No entanto, recentes declarações do Diretor de Marcas do instituto, em seminário realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, indicam que esse cenário pode estar prestes a mudar ou, pelo menos, há um esforço ativo para que isso aconteça no futuro.
Por muitos anos, os esforços do instituto estiveram voltados para o enfrentamento da pendência de exames, priorizando a eficiência dos processos e, por isso, outros assuntos foram deixados de lado. Mas, a recente implementação do Protocolo de Madri ajudou a minimizar o problema do atraso, o que permitiu que o INPI lidasse ativamente com outros assuntos.
Segundo o diretor, o INPI está em um momento decisivo quando se trata de Secondary Meaning e já há grupos de estudos para avaliar seus aspectos legais e práticos, bem como para realizar um benchmarking internacional, inclusive com USPTO, EUIPO, Comunidad Andina, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) e IP Australia.
Os grupos de estudos já chegaram a algumas conclusões preliminares sobre a legislação, o método de avaliação e o procedimento de exame e aguardam as aprovações finais. Algumas delas são as seguintes:
1. Deve haver alteração legislativa para que o Secondary Meaning seja expressamente previsto na Lei de PI.
1. Seguindo orientações de outras jurisdições, o INPI deve considerar como prova para comprovar o Secondary Meaning: a) Pesquisa de percepção do consumidor; b) Valor das vendas; c) Intensidade de uso/Uso prolongado no mercado; d) Testemunhos de consumidores; e) Reconhecimento de entidades de classe e profissionais da área; f) Análise da forma como o sinal é veiculado ao público; g) Investimentos publicitários para promover o sinal no mercado (eficácia); e h) Extensão geográfica abrangida pelo sinal.
1. Em princípio, propõe-se que o pedido de reconhecimento do Secondary Meaning seja feito apenas em caso de indeferimento do pedido de registro, através de recurso fundamentado em distintividade adquirida.
Nesse sentido, os próximos passos a serem dados pelo INPI são: a) Uma análise do impacto regulatório; b) Orientações sobre o melhor método de evidenciação do Secondary Meaning; c) Projeto do regulamento; e d) Consulta pública.
A expectativa é que o INPI publique as novas Diretrizes de Marcas no segundo semestre de 2023, já abordando o Secondary Meaning.
Gabriela Salerno é sócia da banca Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello e atua na área de Patentes do escritório. É engenheira química graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), atual coordenadora do Comitê de Patentes da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), vice-presidente do Comitê de Práticas de Propriedade Intelectual na América Latina da IPO (Intellectual Property Owners Association), nos EUA e membro do comitê de Diversidade e Inclusão do escritório.
Clarissa Jaegger é sócia da banca Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello. Na banca, a advogada atua na área de Marcas e trabalha na área de Propriedade Intelectual desde 2001. Clarissa é coordenadora da comissão de marcas da ABPI (Associação Brasileira de Propriedade Intelectual) e membro da Associação Argentina de Agentes da Propriedade Industrial, com o objetivo de proteger os interesses dos clientes na Argentina e melhorar as relações comerciais entre duas das economias mais importantes da América do Sul. Clarissa também é responsável pelo Asian desk do escritório.
Ana Paula Brito é sócia da banca Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello. Advogada experiente em litígios em Propriedade Intelectual desde 2001, Ana atua na área de Contencioso no escritório e tem prática substancial em litígios complexos perante Tribunais, envolvendo patentes nas áreas de farmacêutica, mecânica e telecomunicações e marcas, tratando ainda de questões de direitos autorais, e práticas de concorrência desleal, auxiliando clientes em processos judiciais, negociações e consultoria preventiva.
Stephany Araújo é sócia da banca Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello. Advogada, é pós-graduada em Direito da Propriedade Intelectual e atua na equipe de marcas. Stephany presta serviços de consultoria e assessoria jurídica a clientes nacionais e internacionais através da elaboração de avaliações técnicas e serviços relacionados a procedimentos administrativos perante o INPI.
Maria Eduarda Junqueira é sócia da banca Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello. Advogada, atua na área do Contencioso de Propriedade Intelectual desde 2017, e sua experiência inclui litígios complexos perante os Tribunais, envolvendo, em sua maioria, casos relacionados a patentes nas áreas de farmacêutica, mecânica, telecomunicações, tratando ainda de questões de direito marcário, direitos autorais, e práticas de concorrência desleal, auxiliando clientes em processos judiciais e medidas extrajudiciais na área.
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